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香港商標走向國際化
26 Feb 2021
作者：蔡柏堅,顧問
香港預計在2022年底或2023年初正式接受WIPO馬德里體系下的國際商標註冊(International Registration / IR)。 多年來香港沿用完全地域區性的商標註冊制度, 即香港註冊的商標只在香港地區內有效。當香港引人IR後，香港居民或在香港註冊成立的公司可以指定其在香港註冊的商標，在馬德里網路內全球選定的多個國家或司法管轄區進行擴展註冊, 免除了日後在其他國家提交申請。 海外商標擁有人亦可指定其在所屬國家的商標註冊擴展至在香港，以節省他們在香港獨立註冊的需要。
2020年6月19日，《2020年商標（修訂）條例》生效，為馬德里體系下商標的管理和審查鋪平道路。 香港知識產權署（IPD）已修訂商標法及實務，並藉此機會簡化或修改某些程式、工作流程及手續要求，使商標擁有人及其商標服務供應商能更輕鬆及方便地提交商標註冊申請。
下面的圖表說明了已經實施的或快將實施的更改。
| 過去 | 現在或不久的未來 | 好處 |
| 申請表只需提供申請人的名稱和地址。 | 除了其名稱和位址, 申請人需要在申請表中注明所屬的國家和州份（對於美國）。 | 這有助於在官方記錄確定商標申請人或擁有人的原居地和註冊地位。 |
| 嚴格要求在先商標的擁有人簽署的同意書正本。 | 現在，同意書的掃描件或影本已可滿足並解決基於在先前商標的相對拒絕理由。 | 這節省了申請人等待來自國外郵寄的同意書正本的時間以及在先商標擁有人郵寄原件的需要，特別是在新冠肺炎限制期間。 |
| 支持巴黎公約優先權要求所需經認證的優先權檔（在第一個申請國簽發的申請摘要）。 | 除非註冊處特別要求外，免除提交核證優先權檔的需要。 | 這為申請人節省了安排申請簽發經認證優先權檔的時間和費用。 |
| 商標註冊處將保留申請人較早的並具有不同的位址和以前的位址註冊商標，並以該商標提出相對拒絕後期提交商標申請的理由，除非申請人在登記冊中所有相關商標申請地址更改。 | 現在，當由於位址差異而被引用為相對拒絕的在先商標時，申請人不需要為自己的在先註冊商標（帶有不同的位址）記錄位址更改。申請人或其代理人可以簡單地以書面形式通知註冊處，申請人與所引用商標的所有者是同一實體（以檔證明為准）。 | 這為申請人節省了為其舊商標記錄作出更改的費用。 |
| 所有反對表格和檔必須列印，簽名並在商標註冊處提交。 | 現在可以通過註冊處線上門戶網站提交反對通知書和延期反對申請。 | 這樣可以節省反對人或其代理人在辦公時間內到註冊處辦公室提交反對檔的需要。 |
| 除非一方選擇提交書面陳述, 所有在商標註冊處舉行的均親自進行。 | 聆訊可以通過紙面、口頭或視訊會議或其他電子方式進行。 | 這應對了過去一年的新冠肺炎社會距離要求。 |
| 以不使用為由尋求撤銷協力廠商註冊商標的申請人通常必須通過聘請私人調查員進行市場情報來提供不使用的初步證據。 | 在不久的將來，尋求撤銷協力廠商註冊商標的申請人在提交不使用撤銷申請時, 將沒有義務提供不使用的初步證據。 證明商標的實際使用是擁有人的責任，以捍衛其不使用申述。 | 這節省了申請人進行撤銷申請前, 通過聘請私人調查員的費用和時間，而該費用可能是相當昂貴的。 |
商標註冊處仍在制定《2021年商標（修訂）規則》。 我們將密切留意商標註冊制度的更新，並向您提供有關資訊。
2021年2月26 日
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